专利侵害鉴定报告之问题 本文简介：专利侵害鉴定报告之问题天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632一、问题缘起于八十二年经立法院三读通过，八十三年经总统令修正公布之专利法中，专利法第一百三十一条之规定于解释上迭有争议。而实务上，专利侵害鉴定之结果，一
专利侵害鉴定报告之问题 本文内容：
专利侵害鉴定报告之问题
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一、问题缘起
于八十二年经立法院三读通过，八十三年经总统令修正公布之专利法中，专利法第一百三十一条之规定于解释上迭有争议。而实务上，专利侵害鉴定之结果，一向是决定专利侵害胜负之关键。因为我国实务上法官或检察官并无有关专利技术方面的专业知识，必须仰赖专业鉴定机关之判断，因而并未考虑鉴定之品质及内容如何，如此行之多年，专利鉴定制度一直未受到应有的重视。而专利法第一百三十一条自公布以来，已经引发许多的疑义，对专利权人之权益影响重大，专利鉴定制度也渐受到重视。
依照专利法第一百三十一条第二项规定：「专利权人就第一百二十三条至第一百二十六条提出告诉，应检附侵害鉴定报告与侵害人经专利权人请求排除侵害之书面通知。」同条第三项规定：「未提出前项规定者，其告诉不合法。」这里主要的争议乃在于第二项所称的「侵害鉴定报告」是否需为同条第四项所称的由「司法院与行政院应协调指定侵害鉴定专业机构」所出具之「侵害鉴定报告」？观于此问题，之前的中央标准局、法务部、法院和检察官方面都发表过不同意见，因为此问题攸关专利权人权利之行使和宪法上权利之保障，值得吾人重视和探讨，以免专利权人徒劳无功。
二、实务见解
实务上就此问题，之前的中央标准局，检察官和司法机关皆有不同之见解，兹分别说明如下：
(一)行政机关之见解
现行专利法是于八十二年十二月二十八日立法院三读通过，八十三年一月二十一日总统令公布，而到八十四年七月十五日，行政院和司法院才协调指定国立台湾大学等六十五所学校、财团法人、学校、公会为侵害鉴定之专业机构。在这之前，中央标准局于八十三年三月即发函法务部，认为：「专利法第一百三十一条第二项所规定之『鉴定报告』，并不要求由专业鉴定机关出具。」[1]
经济部中央标准局八十三年三月三十一日(83)台专(乙)15070字第107233号函。
[1]并要求检察署配合办理，其理由为专利法第一百三十一条第二项侵害鉴定报告与请求排除侵害之书面通知等规定，为立法院审议时加列，意在促使专利权人不置滥行起诉，惟为避免对鉴定报告限制过严，至妨害告诉权之行使，由专利权人出具具体载明涉嫌侵害情形之鉴定报告即为已足。其后中央标准局又认为：「专利法第一百三十一条第二项所规定之『鉴定报告』，只需由专利权人出具已足，若如专利权人自行检具专业之专利侵害鉴定机构所为之鉴定报告，法亦无限制之规定。」[2]
经济部中央标准局八十四年十月四日(84)年十月四日(84)台专(乙)15070字第143584函。
[2]
而于八十四年司法院和行政院协调指定了侵害鉴定之专业机构以后，中央标准局仍然认为：「专利法第一百三十一条第二项所规定之『鉴定报告』，于立法时期意指应不以司法院和
行政院指定之六十五所专业鉴定机构所出具者为限。」[3]
经济部中央标准局八十四年十二月六日(84)台专(乙)15070字第154226号函。
[3]于是，中央标准局之见解已经确定，即专利法第一百三十一条第二项之规定乃立法院于审议时，为避免专利权人滥行起诉而设，并非在限制告诉权人告诉权之行使，故鉴定报告不以司法院和行政院所协调指定之侵害鉴定专业机构为限。且于八十四年十二月，中央标准局也接获法务部回函同意中标局之所请。换言之，法务部同意专利权人提起侵害诉讼时所需检付之鉴定报告，将不以二院指定的专业鉴定机构为限，专业代理人、工业技师等都可以从事专利侵害鉴定之工作。
但其后，最高法院检察署于(87)台正自第000764函中表示，「『鉴定报告』之出具人，应不限于同条第四项所称之『司法院与行政院应协调指定侵害鉴定专业机构』之经指定之鉴定专业机构，如经提出就所告诉支专利全事项具有特别知识经验之第三者出具之鉴定报告，亦足相当(参照刑事诉讼法第一百九十八条规定)」。而最高法院检察署就前揭中央标准局函文所示，得以专利权人自行出具之具体载明涉嫌侵害情形之鉴定报告为之，也表示不同意见，其认为：「专利权人本人所出具之表明涉嫌侵害侵害情形之鉴定报告，仅系说明其专利权被侵害情形，仅为『报告』，尚非鉴定报告」，认为中央标准局前揭函释，与刑事诉讼法所称之「鉴定」不同。
(二)司法机关之见解
上述为法务部和最高检察署所表示之最新见解，检察官固然应该遵守，告诉权人在向检察官提出告诉时不需检付经两院指定之专业鉴定机关所出具之鉴定报告，但是不能拘束各级法官之见解，法官仍然可以持不同见解认为告诉不合法，而为不受理判决，另外这也涉及到专利权人如提自诉，起诉要件是否合法的问题，故对于专利权人之权利有重大影响。兹整理历年来法院的见解和所持的理由如下：
(法院态度：告诉人或自诉人是否需出具二院所指定之专业鉴定机关所为之鉴定报告，1：肯定，2：否定，3：未明确表示见解)
案号
院别
案例名称
法院态度
法院所持理由
八十四年度易字第一九九三号
地院
金船水泥鳗刀案
2
第一三一条第二项与第四项之规范目的不同
八十六年度自字第三七一号
地院
1
依八十六年度台非字第六七号判决
八十六年度自字第四四号
地院
1
依八十六年度台非字第六七号判决
八十六年度再简上字第四号
地院
浪板制造机结构案
2
本案为民事案件，与第一三一条无涉
八十六年度易字第一二五五号
地院
龙头湾固定架案
2
1.
本条规定目的在避免滥行告诉，并使被告知悉其有侵害专利之可能，避免加害扩大
2.
不应要求于告诉同时提出鉴定报告
3.
该条虽排除由鉴定人自行提出之报告，但应包括有专业鉴定能力之机构提出之鉴定
报告，不以司法院和行政院所指定者为限。
八十七年度易字第二零九号
地院
1
观第二、三及四项可知鉴定报告指政府指定之专业鉴定机构所作成之报告自明。
八十七年度易字第一五六七号
地院
1
同上
八十八年自字第六四五号
地院
1
同上(并参照八十六年度台非自第六七号判决)。
八十六年上易第五九八号
高院
轻便婴儿车案
2
该条第四项乃供司法机关嘱托鉴定时适用，且仅为训示规定。
八十六年上易二一三八号
高院
汽车遮阳布构造
2
告诉人提出之举发审定书，诉愿书，再诉愿书，行政法院判决可认为是合法专业鉴定机关作成之鉴定报告。
八十四年上易第三六号
高院
移印机之刮刀毛刷座
1
该条文之立法意旨在避免提出告诉后再行鉴定而延滞诉讼，并达到疏减讼源之目的，并同样适用于自诉情形。
八十三年上易二五
0二号
高院
3
1.
依该条减少争讼之目的，亦适用于自诉情形。
2.主管机关未成立鉴定机构，乃属于行政措施配合问题，不影响自诉人应遵守之法定程序。
八十四年度上易第二九八九号
高院
汽车遮阳布改良构造
3
1.实施鉴定之人应为诉讼当事人或告诉人等与诉讼结果有直接利害关系以外之第三人，方能求客观、公正。
2.
告诉人实际上仍可自行委请具备专业知识能力之个人或机关实施鉴定，不容以司法院、行政院未指定侵害鉴定之专业机构，即资为无需检附侵害鉴定报告之
依据。
八十五年上更一字第二九六号
高院
全面往复式田间秧苗转弯输送装置之改良之专
利
3
此一有关告诉之规定，其立法理由系防止专利权人过度使用刑事告诉权，致影响于产业之正常运作，于自诉程序亦有适用。
八十六年上易三四八九号
高院
多功用刀具案
1
侵害鉴定报告，系指经司法院与行政院协调指定之侵害鉴定专业机构鉴定之侵害报告而言，观之同条第二项、第三项、第四项规
定甚明。
八十六年上易三五七九号
高院
液气态流体控制阀自动关闭控制机构之改良构造
3
自诉人于提出自诉时未依同法第一百三十一条第二项规定检附侵害鉴定报告与侵害人经专利权人请求排除侵害之书面通知，此部分提起自诉之程序未备，为不合法。
八十七年上易一九九八号
高院
改良型横挂锁
1
1.又所谓侵害鉴定报告，系指经司法院与行政院协调指定之侵害鉴专业机构鉴定之侵害报告而言，此观同条第二项、第三项、第四项之规定自明。
2.
自诉具有行使告诉权之用，专利权人提起自诉，自亦应检附经上开之侵害鉴定专业机构鉴定之侵害报告。
八十七年上易二0八0号
高院
可抽真空只密封罐
1.
而依专利法第一百三十一条第四项规定指定之专利侵害鉴定专业机构，主要目的系供司法机关咨询意见或嘱托鉴定之用。
2.
上开专利法第一百三十一条第四项所规定：「司法院与行政院应协调指定侵害鉴定专业机构」，仅属训示规定。
八十七年上易二四二号
高院
马桶用可调式接头
1
该条项规定须提出侵害鉴定报告书，系指经司法院与行政院协调指定之侵害鉴定机关或其它专业机构所为之鉴定，且须认定确有侵害其专利之报告文件始克相当，此观该条第四项规定甚明（最高法院八十六年度台非字第七六号判决参照）。
八十六年台非字第七六号
最高
1
1.所谓侵害鉴定报告，系指经司法院和行政院协调指定之侵害鉴定专业鉴定之侵报告而言，观之同条第二、三、四项至明。
2.自诉具有行使告诉权之作用，上述情形也同样适用于自诉。
八十八年台非字第二三三号
最高
2
1.
告诉乃论之罪，告诉人提出告
诉，祇是促使检察官开始侦查，并充实诉追条件而已，至其告诉内容是否确实，国家对被告有无具体刑罚权存在，系依刑事诉讼法所定侦查、起诉及审判程序，以资确定。
2.
专利法第一百三十一条第二项规定专利权人提出告诉，应检附侵害鉴定报告与侵害人经专利权人请求排除侵害之书面通知，条文仅称「侵害鉴定报告」，而非「专业机构之侵害鉴定报告」，稽其意旨，应仅要求专利权人提出侵害鉴定报告，以具体表明其专利权被侵害之事实，避免延滞诉讼，并非限定其必须提出同条第四项经指定之专业机构所出具之鉴定报告，以严格限制其告诉权之行使。
以上为历年来法院有关于专利法第一百三十一条所为见解，其间究竟采肯定或否定说争论许久，各持有不同理由，直到八十六年台非字第七十六号出现，实务界一致采取告诉人应提出经指定之专业机构所作的鉴定报告之见解，但却引起社会上各界许多不满，招致最高法院不考虑社会现实，只会理论上操作条文的批评，终于在最新的八十八年台非字第二三三号中采取鉴定报告不须由经指定之专业机构作成之见解，是最高法院最新确定采取的见解，改变了向来实务上的看法，其裁判全文如下：
「宪法第十六条保障人民有诉讼之权，而提起诉讼所应循之程序及相关要件，则由立法机关衡量诉讼之性质，以法律为正当合理之规定。告诉乃论之罪，告诉人提出告诉，祇是促使检察官开始侦查，并充实诉追条件而已，至其告诉内容是否确实，国家对被告有无具体刑罚权存在，系依刑事诉讼法所定侦查、起诉及审判程序，以资确定，并由检察官就被告犯罪事实负举证责任，不能以告诉人应提出相当之证据，为其合法告诉之前提要件，致告诉权之行使受不合理之限制。专利法第一百三十一条第二项规定专利权人提出告诉，应检附侵害鉴定报告与侵害人经专利权人请求排除侵害之书面通知，条文仅称「侵害鉴定报告」，而非「专业机构之侵害鉴定报告」，稽其意旨，应仅要求专利权人提出侵害鉴定报告，以具体表明其专利权被侵害之事实，避免延滞诉讼，并非限定其必须提出同条第四项经指定之专业机构所出具之鉴定报告，以严格限制其告诉权之行使。」
而困扰实务和学界许久的鉴定报告问题，肯定说和否定说各持有不同理由，今整理历年来实务和学界所主张的肯定和否定说理由，介绍如下[4]
参冯博生律师，吴志扬律师
「论专利法第一百三十一条之侵害鉴定报告与侵害鉴定专业机构」信息法务透析。
[4]：
A.肯定说：
(1)
该条文之立法意旨在避免提出告诉后再行鉴定而延滞诉讼，并达到疏减讼源之目的，故侵害鉴定报告，系指经司法院与行政院协调指定之侵害鉴定专业机构鉴定之侵害报告而言。
(2)
自体系言，专利法第一三一条第二项及第四项均提及「侵害鉴定」，其中第二项规范「侵害鉴定报告」；第四项规定「侵害鉴定专业机构」，依体系解释，第二项之鉴定报告当然应由第四项之侵害鉴定专业机构所出具。
(3)
中央标准局虽曾表示专利法第一三一条第二项之侵害鉴定报告，并不要求由专业鉴定机关出具，仅需由专利权人出具具体载明侵害情形已足，但此一件解释在行政院和司法院尚未协调指定专业鉴定机构之前表示。今二院已于八十四年指定专业鉴定机构，自应认为提出由此等专业机构所出具之鉴定报告方才合法。
(4)
主管机关未成立鉴定机构，乃属于行政措施配合问题，不影响自诉人应遵守之法定程序。
否定说：
(1)
自文义解释，第二项规定用语只是「侵害鉴定报告」，与第四项并无必然关系。
(2)
第四项适用于法院或检察机关嘱托鉴定时之情形，因为实务上有不少机关拒绝鉴定，故此等经指定之机关可以作为嘱托鉴定时之参考名单。而第二项所称之鉴定报告乃告诉人自行或委托他做成，用以符合告诉要件，与第四项无关。
(3)
自立法目的而言，第二项规定目的在要求告诉人于提出告诉前至少应做初步的比对分析，以避免滥诉。但此门槛不能妨害告诉权之行使，故立法院于二读时将原定条文「专业机构之鉴定报告」改为「鉴定报告」。
三、本文见解
(一)是否须由「经过指定的专业机构」所出具的鉴定报告为限：
本文以为专利法第一三一条第二项之「鉴定报告」不以出具经两院所指定之专业鉴定机关所做的鉴定报告为限，不以必须由告诉权人以外之第三人为鉴定为必要，其理由如下：
(1)
自立法沿革而言：
在立法院修法过程中，原先第一百三十一条第二项之条文用语为「专业机构之鉴定报告」，后来因唯恐对专利权人影响过大，而将专业机构删除。可见立法过程中，并无意要求专利权人需提出第四项经指定之专业机构鉴定报告。
何况专利法是在八十三年修正实施，而司法院行政院是在八十四年七月十五日才指定专业鉴定机构，假如将第二项之「鉴定报告」解释为第四项指定之专业机构所出具之鉴定报告，则在八十四年七月十五日公布指定之前的专利法案件岂不是都非法?
(2)
自文义解释而言：
专利法第二项和第三项的条文用语都只有使用「鉴定报告」，并不必然为第四项所指的经指定的专业鉴定机关所出具之鉴定报告。
(3)
自目的解释而言：
专利法第一百三十一条第二项及第三项规定之目的在防止专利权人之滥诉，而第四项之目的在解决法院因为在审理案件中遇到相关机关不愿接受鉴定委托之困难，而建议由司法院和行政院协调指定专业鉴定机构，以鉴定法院所委托之案件。二者之规范目的不同，固应分开适用于不同情形，一是在专利权人提出告诉时，一是在法院嘱托鉴定时适用。
(4)
专利权人所提出之鉴定报告性质：
假如专利权人所出的是经指定之专业鉴定机关所出具之鉴定报告，检察官是否仍然可为不起诉处分?在专利侵害诉讼中,检附侵害鉴定报告固然是告诉合法要件之一，但是依照刑事诉讼法规定，除刑事诉讼法第二百五十二条情形外，检察官仍依侦查所得之证据，足认被告有犯罪嫌疑者，始应提起公诉。因为不能将刑事诉讼法上赋予司法机关于诉讼程序中鉴定之职责，转至专利权人于诉讼前为之，而且被告对事前鉴定也不会信服。
但假如检察官或法官可以再依职权函请其它有关机关再鉴定一次，又会造成时间、金钱和资源的浪费，也会造成诉讼程序的拖延，对专利权人的权益影响很大。因此本文认为，专利权法第一百三十一条所规定，专利权人在告诉当时所提出的鉴定报告，只是专利权人提起告诉之法定要件之一，不应负载太多实质要件之价值，也不是刑事诉讼上的「鉴定」，所以也不应要求由专利权人以外具有专业鉴定能力之第三人所出具之鉴定报告为限。
(5)
自合宪解释而言：
专利法第一三一条第二项所规定专利权人提出告诉时需检附侵害鉴定报告以及侵害人经专利权人请求排除侵害之出面通知之要件，是增加刑事诉讼法上告诉权之限制。本条之立法意旨虽在防止专利权人过度使用刑事告诉权，致影响产业之正常运作，尚可认为是有宪法第二十三条之事由，可以用法律限制之。但也应该符合比例原则，因为现行实务上某些专业鉴定机构并不接受私人之委托，而且假如告诉时所提出之鉴定报告必须为经指定之六十五所专业鉴定机构，有的是国立大学、财团法人或民间社团，并不是政府机构，则将造成经指定的鉴定机构独占市场之局面，如果鉴定机构索费过高，则专利权人会负担不起，侵害人民的诉讼权过大，不符合比例原则。
而且依刑事诉讼法第二百三十七条规定：「告诉乃论之罪，其告诉应自得为告诉人之稀饭人之时起，于六个月内为之。」假如只能由经指定之鉴定机关作成之鉴定报告才符合告诉要件，则这些鉴定机关的接受委托案件量必然过多，以致无法在六固月内完成鉴定，专利权人无从为合法告诉。
而且在提出告诉前，专利权人委托专业机关鉴定，因为尚未进入司法程序，其所主张之对象还无从提出相关证据和答辩，在没有相关对象可以比对下，见地经观只凭一方证据而为鉴定，其鉴定很难客观公正，未来进入司法程序后，司法机关再主脱鉴定一次，此时被告有提出反证和答辩的机会，同一鉴定机关有可能做成不同于之前的鉴定意见，不仅浪费时间、金钱、资源，而且也会影响鉴定机关的公正性。
因此，假如要求告诉人必须出具经指定之鉴定机关所作成之鉴定报告，才符合告诉要件，对于专利权人宪法上之诉讼权造成过度限制，不符合比例原则，有违宪之虞。
(6)
从专利法草案观之：
行政院在八十七年十月核定「专利法第七十二条、第一三一条、第一三一条之一」修正草案[5]
转引自智能财产季刊，二十八期，页十六至十八，中华民国全国工会总会出版。
[5]。其中将现行一三一条第二项之规定修订为「应检附侵害鉴定报告或『主张专利权受侵害之比对分析报告。』」删除应检附「侵害人经专利权人请求排除侵害之书面通知」。另外将现行一三一条第四项移列为第一三一条之一，并增订第二项，「法院或检察官受理专利诉讼案件，得嘱托前项机关为鉴定。」也呼应了前述现行条文第四项是在解决法院或检察官于办案时嘱托鉴定之困难，并不是适用于告诉之情形，也解决了多年来实务上之困扰。
(二)是否必须提出由「告诉人本人以外的第三人」所作成的鉴定报告：
学说和实务上的讨论多着重于告诉人是否须提出由专业机构所作成的鉴定报告，而比较没有涉及是否得由告诉人本人提出鉴定报告，最高法院例如前述的八十六年台非字第七六号和八十八年台非二三三号，以及行政院版的专利法草案也没有提到这个问题。
不过，仍然有肯定和否定的二种见解，兹介绍如下：
(1)
得由告诉人本人提出鉴定报告：
中标局在八十三年三月三十一日(83)台专(乙)一五0七0字第一0七二三三号函覆法务部之公函中即说明：「……门槛条款系立法院审议时所加列，意在促使专利权人不致滥行起诉，惟为避免对鉴定报告之限制过严致妨害告诉权之行使，因此此一报告，并不要求由专利鉴定机关出具，仅需由专利权人出具具体载明涉嫌侵害情形之鉴定报告即为已足。」
(2)
须由第三人才能作出鉴定报告：
八十四年度易字第二九八九号和八十六年度易字第一二五五号在判决理由中则认为实施鉴定之人应为诉讼当事人或告诉人等与诉讼结果有直接利害关系以外之第三人，方能求客观、公正。
而本文认为仍须与诉讼结果有直接利害关系以外的第三人所出具之鉴定报告方合乎专利法规定，因为专利法第一百三十一条在立法院审议时，因为有部份立委为使专利权人不致滥诉而联署增列第二至四项之规定，要求专利权人在提出侵害专利权刑事告诉时，应检附侵害鉴定报告及请求排除侵害之书面通知。
为贯彻此立法意旨，自应认为不应只由专利权人本人提出鉴定报告即为已足。因为告诉人的指述，系以使被告受刑事诉追为目的，纵然告诉人本身也具备实施鉴定的能力，然告诉人就其告诉之犯罪事实自行实施鉴定后再据已提出告诉，则该鉴定实质上已属于告诉人的告诉内容，无法满足客观性和公正性要求，也会使该鉴定报告流于形式化，使专利法第一三一条徒为具文。
四、结论
专利法第一三一条在过去的实务上曾经造成不少的困扰，由本文所整理的历年来法院所采取的不同见解可以得知。不过，无论从该条的立法沿革、文义解释、目的解释、鉴定报告的性质、或合宪解释都得出不应以提出经指定的鉴定机构所作成的鉴定报告为必要，而最近的台非字第二三三号也采取了相同的见解，所以此一问题可说终于在实务上获得了解决。而另外是否得由告诉人本人作成鉴定报告，中央标准局和法院分别采取不同见解，而本文则认为依照对该条的目的解释，应仍以诉讼关系以外之第三人所出具之鉴定报告为必要，方符合该条防止滥诉并合乎客观公正之需求。